Clarks démantèle un réseau de 119 sites de contrefaçon

Clarks obtient le transfert de 119 noms de domaine hébergeant des sites de contrefaçon de ses chaussures dans une procédure « UDRP » consolidée monumentale.

C & J Clark International Limited est un fabricant et détaillant international de chaussures basé au Royaume-Uni. Il est présent dans plus de 75 pays. A cet égard, il distribue ses chaussures sous la marque CLARKS par le biais d’environ 1 400 magasins et franchises dans le monde.

Fondée en 1825, la marque et le nom commercial CLARKS proviennent du nom de famille de ses fondateurs : les frères Cyrus et James Clarks.

Depuis le début des années 1950, Clarks est également devenu l’un des fabricants de chaussures les plus avant-gardistes. L’entreprise a ainsi créé une gamme de chaussures de mode emblématiques. A cet égard, elle comprend des sous-marques telles que Desert Boot, Desert Trek ou Wallabee.

Clarks a aussi collaboré avec un certain nombre de grandes marques telles que Disney et Marvel. La marque attire l’attention des médias en étant présentée dans des publications telles que Vogue, GQ et Esquire.

Son chiffre d’affaires est de 755 millions de GBP en 2021. La société a acquis une large clientèle en raison de ses près de 200 ans d’utilisation de la marque CLARKS. À ce jour, Clarks et ses filiales détiennent des enregistrements pour la marque CLARKS et les sous-marques associées dans de nombreuses juridictions.

Ils ont enregistré et maintiennent de nombreux noms de domaine incorporant la marque CLARKS. Ils le font à la fois sous des extensions génériques de domaine de premier niveau (« gTLD ») et de code de pays de premier niveau (« ccTLD »). Ces noms de domaine officiels sont utilisés pour accéder aux sites web officiels de CLARKS.

Une plainte « UDRP » consolidée pour les 119 sites de contrefaçon Clarks

Cette notoriété a attiré un réseau de contrefaçon constitué de 119 noms de domaines cybersquattés. La marque a engagé une procédure extrajudiciaire « UDRP » consolidée numéro D2022-0817.

Les règles « UDRP » prévoient qu’un panel peut regrouper plusieurs litiges relatifs à des noms de domaine.

Lorsque plusieurs titulaires différents sont nommés, la jurisprudence « UDRP » est d’examiner les considérations clés suivantes :

1. si les noms de domaine ou les sites web correspondants semblent être sous contrôle commun ;
2. si la consolidation serait juste et équitable pour toutes les parties ; et
3. si la consolidation favoriserait l’efficacité procédurale.

Dans ce litige, Clarks soutient que les noms de domaine litigieux sont soumis à un contrôle commun pour les raisons suivantes :

(i) les noms de domaine hébergent des sites qui se ressemblent en termes de format et de style. Ils sont d’ailleurs soit sensiblement similaires en apparence et en structure, soit identiques les uns aux autres. Tous ces sites présentent la marque CLARKS, souvent avec son logo CLARKS stylisé, et dans tous les cas sans autorisation. Ils usurpent ainsi l’identité de Clarks en prétendant vendre ses chaussures sous les marques CLARKS et DESERT BOOT.

(ii) les 119 noms de domaine litigieux partagent un format et un modèle lexical similaires. Ils comprennent la marque CLARKS clairement reconnaissable ou la marque DESERT BOOT (ou une variante de typosquattage de ces marques) plus des termes génériques, descriptifs ou géographiques (tels que « sale » , « shoes » et « France »). Ces mots font clairement référence à l’industrie et aux offres commerciales de Clarks.

Des faux titulaires allemands avec des adresses e-mails chinoises

(iii) de nombreux noms de domaine litigieux sont enregistrés par le même bureau d’enregistrement. De plus, ils le sont à des dates identiques ou similaires à de courtes périodes les unes des autres. Par exemple, 14 des noms de domaine litigieux ont été enregistrés au nom du même titulaire le 25 février 2022. 30 autres ont été enregistrés ensemble par l’intermédiaire d’un autre bureau d’enregistrement en décembre 2021. Ils l’ont été apparemment pour plusieurs titulaires de nom de domaine, mais chacun de ces noms de domaine litigieux présente en particulier une écriture similaire.

(iv) la majorité des noms de domaine litigieux sont associés à des adresses postales fausses, volées ou incomplètes (par exemple, avec des noms de rue introuvables dans la ville/municipalité concernée). De nombreux titulaires sont supposément situés en Allemagne. Cependant les détails de ces titulaires impliquent également des adresses e-mail comprenant des noms/numéros chinois (ou une combinaison aléatoire de lettres) et se terminant par « […]@yeah.net » ou « […]@hotmail.com ».

(v) de nombreux noms de domaine contestés utilisent des mêmes serveurs dédiés et / ou la même adresse IP.

(vi) un des titulaires est « Web Commerce Communications Limited ». Il a déjà été impliqué dans de nombreuses « UDRP » notamment consolidées pour la vente de produits contrefaits.

Clarks obtient le transfert des noms de domaine vendant des contrefaçons de ses chaussures

Ainsi, il existe un niveau élevé de similitude entre le format des noms de domaine litigieux, ainsi qu’entre le format et le contenu des sites auxquels ils sont associés. Tous utilisent les marques et chaussures de Clarks. Enfin, de nombreux sites de contrefaçon ont des serveurs identiques.

Il est donc approprié et efficace de déterminer les réclamations « UDRP » de Clarks dans la même procédure. En outre, en raison des données d’enregistrement frauduleuses apparentes ici pour un grand nombre de personnes physiques inscrites en tant que titulaires, le panel est conscient de la possibilité d’usurpation d’identité. Par conséquent, les noms de certains titulaires qui sont des personnes physiques sont expurgés de la société.

Clarks a également montré que les noms de domaine contestés exploités par les cybersquatteur hébergent de faux sites. Les sites de contrefaçon Clarks reproduisent la marque enregistrée ainsi que son logo stylisé.

Ils reprennent aussi des images copiées du site officiel de Clarks. Face à cette utilisation de mauvaise foi, la marque obtient le transfert des 119 noms de domaine contrefaits.