La marque de couteaux Gerber tranche contre un faux outlet

Les couteaux Gerber sont au cœur d’une décision UDRP contre un nom de domaine utilisé pour vendre des produits contrefaits. Dans sa décision rendue, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ordonne le transfert du nom de domaine <outletgerber.com> à la société Fiskars Brands, Inc., titulaire de la marque GERBER.

Cette affaire illustre une nouvelle fois les risques liés aux faux sites de vente en ligne. Elle montre aussi une technique fréquente dans les affaires de contrefaçon de marques : l’association d’une marque connue avec le terme « outlet ».

Couteaux Gerber : une marque historique ciblée

La plaignante, Fiskars Brands, Inc., commercialise notamment des couteaux, des outils et différents équipements. La société détient plusieurs marques GERBER. Parmi celles-ci figure notamment une marque américaine enregistrée dès le 26 juillet 1949 sous le numéro 512677.

La marque GERBER bénéficie donc d’une longue antériorité. Elle dispose également d’une forte notoriété dans le secteur de la coutellerie et des outils de coupe.

Fiskars Brands exploite par ailleurs le nom de domaine <gerbergear.com>, enregistré en 1999. Ce site permet notamment de promouvoir et de commercialiser les produits de la marque.

Le nom de domaine litigieux <outletgerber.com> a été enregistré le 14 février 2023. Il reprend intégralement la marque GERBER. Le titulaire ajoute simplement le terme « outlet ».

Ce choix n’est pas anodin. En effet, l’ajout du terme « outlet » à une marque connue est fréquent dans les affaires de contrefaçon. Le terme peut donner l’impression qu’un site propose des produits officiels à prix réduit. Il peut donc renforcer la confusion auprès des consommateurs.

Une boutique en ligne consacrée aux couteaux Gerber

Le nom de domaine litigieux ne constitue pas seulement une reprise de la marque GERBER. Il dirige également vers un site proposant des produits de la marque.

Selon la décision, le site semble proposer à la vente des couteaux GERBER authentiques ou des copies contrefaites. Le site affiche également le logo GERBER enregistré de Fiskars Brands.

Ces éléments sont particulièrement importants dans l’analyse UDRP.

La reprise exacte de la marque, associée à un terme commercial comme « outlet », crée déjà un risque de confusion. L’utilisation du nom de domaine pour commercialiser des produits GERBER renforce ensuite ce risque.

Pour l’OMPI, une telle utilisation ne peut pas constituer une offre légitime de biens ou de services lorsque le site sert à vendre des produits contrefaits ou à usurper l’identité d’une marque.

Le défendeur n’a d’ailleurs présenté aucune réponse dans le cadre de la procédure. Il n’a donc fourni aucun élément permettant de démontrer l’existence de droits ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine.

Une connaissance évidente de la marque GERBER

La décision est particulièrement claire sur la mauvaise foi du titulaire.

Compte tenu de la notoriété de Fiskars Brands et de sa marque GERBER dans le secteur de la coutellerie et des outils de coupe, et puisque le nom de domaine reprend textuellement la marque GERBER, le panel considère qu’il est évident que le défendeur connaissait la marque lorsqu’il a enregistré <outletgerber.com> en février 2023.

Le dépôt intervient près de 74 ans après le premier enregistrement de la marque GERBER par Fiskars Brands.

La connaissance de la marque ressort également du contenu du site.

Le défendeur propose en effet des produits portant la marque GERBER. Il affiche aussi le logo GERBER enregistré de la plaignante.

Ces circonstances démontrent une volonté de cibler directement la marque.

Le panel considère donc que le défendeur a cherché à attirer des internautes sur son site à des fins commerciales. Il a utilisé la marque GERBER afin de créer une confusion sur l’origine, le parrainage ou l’affiliation du site.

Cette pratique constitue un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi au sens de la procédure UDRP.

Une nouvelle décision contre un faux site de coutellerie

Cette affaire GERBER n’est pas isolée.

D’autres marques de couteaux ont déjà été confrontées à des noms de domaine similaires et à des sites proposant des produits contrefaits. C’est notamment le cas de Spyderco, qui a obtenu plusieurs décisions favorables dans des procédures UDRP.

Dans une affaire précédente, le nom de domaine <outletspyderco.com> reprenait lui aussi intégralement la marque, avec l’ajout du terme « outlet ». Le site était utilisé pour promouvoir et vendre des produits contrefaits ou non autorisés. La marque avait alors obtenu gain de cause dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire.

Lire notre article consacré à la contrefaçon des couteaux Spyderco

Le rapprochement entre les deux affaires est intéressant. Dans les deux cas, le terme « outlet » est associé directement à une marque de couteaux connue. Le nom de domaine cherche ainsi à donner une apparence commerciale légitime à un site qui cible la marque.

Le transfert du nom de domaine outletgerber.com

La procédure UDRP impose au requérant de démontrer trois éléments.

Le nom de domaine doit d’abord être identique ou similaire à une marque sur laquelle le requérant dispose de droits. Ensuite, le défendeur ne doit pas disposer de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine. Enfin, le nom de domaine doit avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Dans cette affaire, Fiskars Brands a satisfait aux trois critères.

Le panel considère que la marque GERBER est intégralement reproduite dans <outletgerber.com>. L’ajout du terme « outlet » ne suffit donc pas à écarter la similarité.

Le défendeur n’a ensuite démontré aucun droit ni intérêt légitime. Au contraire, le contenu du site présente un risque évident de confusion et semble lié à la vente de produits authentiques ou contrefaits.

Enfin, la notoriété de GERBER, la reprise exacte de la marque, l’utilisation du logo et la commercialisation de produits GERBER démontrent la connaissance de la marque et la mauvaise foi du titulaire.

Le panel UDRP, présidé par Pablo A. Palazzi, ordonne donc le transfert du nom de domaine <outletgerber.com> à Fiskars Brands, Inc.

Cette décision rappelle ainsi l’importance d’une surveillance active des noms de domaine. Pour les marques connues dans le secteur de la coutellerie, les noms de domaine associant la marque à des termes comme « outlet », « sale » ou « shop » peuvent constituer des signaux d’alerte importants.

Dans le cas des couteaux Gerber, l’utilisation de la marque dans le nom de domaine et sur le site ne laisse ici que peu de place au doute : le nom de domaine a été enregistré pour profiter de la notoriété de GERBER et attirer les consommateurs vers une boutique en ligne non autorisée.