Les sandales OOFOS contrefaites

Un réseau de vente illicite de sandales de la marque OOFOS a été démantelé suite à une action extrajudiciaire « UDRP » contre presque cinquante noms de domaine.

OOFOS vend des chaussures de récupération par référence à la marque : OOFOS. Elle est notamment enregistrée auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (« USPTO ») depuis 2012.

A ce jour, les ventes internationales représentent 15 % du chiffre d’affaires des sandales Oofos. Par ailleurs, l’entreprise a dépensé des millions de dollars en publicité. Elle fait la promotion de ses produits sous forme numérique, imprimée, via les médias sociaux et à la télévision.

Sur la base de ces éléments, on peut dire que la marque jouit d’une réputation importante aux États-Unis. Plus largement, elle est connue sur le marché des chaussures de récupération.

Sur son site web, la société présente ses chaussures de la façon suivante :

« Les chaussures de récupération OOFOS sont conçues pour aider vos pieds à récupérer plus rapidement après une longue journée ou une course épuisante ».

Néanmoins, un contrefacteur déposé 48 noms de domaine litigieux entre mai 2021 et avril 2022.

Les noms de domaine litigieux ne sont pas enregistrés au nom d’un seul titulaire. Cependant, une procédure extrajudiciaire consolidée est possible. En effet, une plainte peut concerner plus d’un nom de domaine.

Dans ce litige, OOFOS a allégué que les noms de domaine sont effectivement contrôlés par une seule personne. Cette entité est présente sous plusieurs alias.

L’approche adoptée sur cette question par la majorité des panélistes UDRP consiste à autoriser une seule procédure administrative concernant plusieurs noms de domaine non détenus s’il existe des preuves raisonnables d’une revendication de contrôle effectif par une personne ou une entité.

Les sandales OOFOS utilisent la procédure extrajudiciaire UDRP consolidée

Certes, les noms de domaine litigieux ont été enregistrés sur une période de près de 12 mois. Pourtant, le contrôle commun se manifeste par une constellation de points communs.

Ainsi, il y a des similitudes étroites en termes de structure du noms de domaine eux-mêmes. De plus, on retrouve le même bureau d’enregistrement dans tous les cas, l’utilisation du même e-mail, du même numéro de téléphone et de la même adresse dans chaque cas, etc.

Ainsi, il existe des preuves irréfutables de contrôle unique. La procédure consolidée numéro FA2205001996766 est retenue.

Dans ce litige, les noms de domaine litigieux reprennent la marque à laquelle ils ajoutent :

des noms ou des diminutifs de noms de pays comme : Argentine, Australie, Canada, Chili, Colombie, Espana (espagnol pour l’Espagne), France, Irlande, Malaisie, Mexique, Philippines, Singapour, Afrique du Sud, États-Unis, Norge, NZ (abréviation de Nouvelle-Zélande) et UK (abréviation de Royaume-Uni) SG (abréviation de Singapour), Schweiz (allemand pour la Suisse), ZA et USA ;

et/ou dans certains cas des mots ou expressions descriptifs dans plusieurs langues comme : “mall”, “near me” “outlet”, “shoes” “store”, “sales”, “sandals”, “the”; “footwear”, “shop”, sandale, “sandaler rea” (sandales en suédois for “sandals sale”); “sko norge” (chaussures en norvégien), “schoenen” (chaussures en néerlandais), “Sandalias” (sandales en portugais).

Certains noms de domaine proposent des produits en concurrence avec ceux vendus par la marque. D’autres noms de domaine contestés sont inactifs.

La marque n’a pas pu prouver si les chaussures étaient des contrefaçons ou simplement une vente « non autorisée » de ses produits.

Cependant, l’enregistrement et l’utilisation a été faite de mauvaise foi. La preuve est claire que le cybersquatteur a ciblé la marque OOFOS. L’enregistrement de mauvaise foi va de soi.